1. Brak przedłużenia prawa ochronnego
Prawo ochronne, które dostaje znak towarowy nie jest dożywotnie. Urząd Patentowy RP udziela pierwszego okresu ochronnego na czas 10 lat. W momencie, kiedy minie znak towarowy traci prawo ochronne. Aby tak się nie stało, to podmiot, który rejestrował znak musi dokonać jego przedłużenia przed upływem okresu ochronnego. Zaniedbanie w tym względzie może kosztować utratę prawa do znaku – konkurencja nie śpi i może wykorzystać takie gapiostwo i zarejestrować znak, który utracił swoje prawo ochronne. Dodatkowo, po utracie prawa do znaku, jego rejestracja może okazać się trudniejsza niż wcześniej lub nawet niemożliwa, choćby w z uwagi na zmianę podejścia urzędu patentowego. Z tego względu jedynie przedłużenie prawa ochronnego gwarantuje nam, że nasz znak towarowy będzie chroniony.
2. Brak rejestracji na rynek zagraniczny, na którym działa Twoja firma lub nadmierna rejestracja
Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP daje prawo ochronne tylko na terenie Polski. W wypadku, gdy Twoja firma działa również poza granicami naszego kraju, powinieneś zarejestrować również swój znak towarowy na zagranicznym rynku. W wypadku, gdy chciałbyś zarejestrować znak na terenie UE, uczynisz to za pośrednictwem Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Rejestracja tam daje ochronę na całą Unię Europejską.
W sytuacji, gdy potrzebujesz ochrony w innym kraju, poza UE, konieczna będzie rejestracja w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), która mieści się w Genewie. WIPO stanowi administracje Systemu madryckiego, który obejmuje około 130 krajów.
W jednym i drugim miejscu rejestrację można złożyć za pośrednictwem UP – osobiście lub za pomocą pośrednika, czyli: adwokata, radcy prawnego albo rzecznika patentowego.
Błędem nie będzie jedynie brak rejestracji na rynku zagranicznym, na którym Twoje przedsiębiorstwo jest obecne. Niewskazana jest również nadmierna rejestracja – to znaczy zapobiegawcze rejestrowanie znaku towarowego w kraju, w którym Twoja firma nie jest obecna. Może spowodować to niepotrzebne zablokowanie rejestracji z powodu wniesienia sprzeciwu i stratą przez Ciebie pieniędzy.
3. Błąd w klasyfikacji towarów i usług
Pomyłki względem klasyfikacji towarów i usług podczas rejestracji są dość szerokim tematem – wystarczy wspomnieć o niepotrzebnym rejestrowaniu klas towarów i usług, które mają niewiele wspólnego w praktyce z Twoim znakiem towarom czy niedostateczny dobór klas. Przypomnę, że opłata za każdą klasę towarową wynosi 120 zł, a wypadku rejestracji w EUIPO 150 euro za każdą powyżej dwóch klas. Jest ona ustalana na podstawie Klasyfikacji nicejskiej, która obejmuje na tę chwilę 34 klasy towarów i 11 usług. Klasyfikacja, ze względu na zmieniający i rozwijający się rynek, jest aktualizowana co 5 lat.
Towary i usługi należy wyszukiwać za pomocą narzędzia TMclass, najlepiej w konsultacji z wykwalifikowaną w tematyce znaków towarowych kancelarią prawną.
4. Brak monitorowania rynku lub stosownych reakcji na naruszenie prawa ochronnego
Zarejestrowanie swojego znaku towarowego nie stanowi ostatecznej i w pewnym sensie wystarczającej ochrony, ponieważ trzeba aktywnie chronić swój znak. Idealnym rozwiązaniem jest stały monitoring rynków, na których działa Twoja firma, choć zapewne mało kto jest w stanie sobie na to pozwolić. Jednak sprawdzanie chociaż, co jakiś czas rynku konkurencji, za pomocą współpracy z kancelarią prawną byłaby z pewnością wskazana. W razie wykrycia jakiegokolwiek prawa ochronnego Twojego znaku, powinieneś wysłać stosowne pismo do naruszającego to prawo podmiotu. Urząd patentowy jedynie rejestruje znak, ale nie będzie działał w Twoim imieniu – tutaj najlepiej działać z pomocą wykwalifikowanego prawnika.
W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, w której inny przedsiębiorca zarejestrował znak towarowy, stosowany przez nas w naszej działalności. W takim wypadku można podjąć próbę unieważnienia znaku towarowego, jeśli został on zgłoszony w złej wierze, tj. w sytuacji, gdy osoba zgłaszająca miała świadomość, że prawo do znaku jej nie przysługuje (np. zgłoszenie nastąpiło w celu zablokowania działań konkurencji, czy w celu odsprzedaży znaku).
5. Brak zdolności odróżniającej znaku
Przesłanką rejestracji znaku towarowego jest jego zdolność odróżniająca. Jeśli znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone lub składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności lub składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych to takie okoliczności będą stanowiły przeszkodę w jego rejestracji (1291 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej). Z tego względu, przed rejestracją znaku należy zbadać, czy posiada on taką zdolność odróżniającą.
Więcej o szczególnym statusie renomowanych znaków i ich ochronie przeczytasz w artykule Renomowany znak towarowy
Ocena zdolności rejestrowej znaku towarowego, wraz z badaniem jego zdolności odróżniającej, powinna zostać przeprowadzona przed rejestracją znaku przez wykwalifikowaną kancelarię prawną. Zaniedbanie w tym zakresie może skutkować odmową rejestracji znaku, jednak nawet w przypadku zarejestrowania znaku nie możemy spać spokojnie- jeśli znak okaże się zbyt podobny do innego znaku to firma, której prawo zostanie tym samym naruszone, może zażądać jego unieważnienia.
Aby uniknąć powyższych błędów i problemów warto powierzyć kwestie związane z rejestracją znaków towarowych kancelarii prawnej, która dokona odpowiedniej oceny znaku towarowego i zapewni obsługę w zakresie jego rejestracji.
